2025年歐盟設計新穎性優惠期範圍與適用定調 - 3:Case- T 6624無效申請案先前設計與《歐盟設計規則》條文的適用

葉雪美╱北美智權報 專欄作家

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根據《歐盟設計規則施行細則》(CDIR)第6(1)(b)條,如果一項註冊共同設計給相當認知的使用者產生的整體印象與在提交註冊申請之日或優先權日(如有要求)之前,已經向公眾提供的任何外觀設計給相當認知的使用者產生的整體印象不同,則該註冊的共同設計應被視為具有「獨特性」。同一法條的第二款規定,評估時應考慮設計師的自由度。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

CDR與CDIR對無效申請提交先前設計公開證據無具體要求

根據《歐盟設計規則》(CDR)第7條第1款說明,就適用CDR第5條或第6條而言,如果一項設計在申請日或優先權日之前,已在註冊時或以其他方式後予以公布,或在有爭議外觀設計的申請日或優先權日之前(視情況而定)予以展出、在貿易中使用或以其他方式予以揭露,則該外觀設計應視為已向公眾提供。除非這些資訊無法在EU相關行業的交流場域中合理地流通。

然而,CDR和CDIR的規定並未具體規定,無效申請人需要提供哪些證據來證明無效聲明申請所依據先前設計的公開。以CDIR第28(1)(b)(v)條來看,僅規定必須提交「證明這些在先設計存在的文件」。因此,無效申請人一方面可以自由選擇其認為有用的證據來支持其無效聲明申請;另一方面,EUIPO必須審查所有證據,以確定是否有足夠的證據證明先前揭露[1]

為了確定在先設計的公開性,必須進行全面評估,並考慮具體案件的所有相關情況。此外,「公開性」不能只靠機率或假設來證明,而必須透過提交確鑿客觀的證據來證明。此類證據必須予以全面考慮。為了評估一份提交證據的價值,必須核實該證據所含資訊的合理性和準確性,尤其要考慮證據的來源、產生環境、收件人以及該證據表面上是否健全、可靠[2]。在Case- T 6624案中,無效宣告申請是基於D1和D2此兩項在先設計。

在先設計D1

Case- T 6624案無效申請人Lidl引用了在先設計D1,即Bailey於2016年提交的燈泡「Alva」設計,並提交了公開證據(附件2~4),D1設計如圖7所示。

圖7. Bailey2016年提交的在先設計D1燈泡「Alva」[3]
D1的證據日期為2016年,即在2017年1月12日提出系爭設計申請之前。因此,D1已根據CDR第7(1)條的規定向公眾公開。Case- T 6624案設計權人LLC對此揭露事件沒有異議,但主張CDR第7(2)條的揭露例外應適用於D1。

根據CDR第7(2)條,如果一項根據註冊共同設計主張保護的設計已經透過以下方式向公眾公開:

(1)由設計者、權利繼承人,或第三人由於設計者提供的訊息或採取的行動而向公眾公開。

(2)如果在系爭設計的申請日或優先權日之前的12個月內進行,則在適用CDR第5條和第6條時,不應考慮該揭露。

上述規定的目的是為創作者或其權利繼承人提供在履行申請手續之前12個月內推廣外觀設計的機會,而無需擔心屆時發生的揭露可能會在相關設計可能註冊後提起的任何無效程序中被成功提出[4]

主張適用此例外的一方應提供相關證據。作為回報,與無效申請人向EC提出的主張相反,當無效申請人打算根據CDR第7(2)條反駁揭露例外的適用時,其必須提交支持性證據。

Case- T 6624案中,設計權利人LLC辯稱,在先設計D1於2016年3月在德國法蘭克福舉行的Light + Building 2016展會上首次揭露,即在爭議外觀設計提交前的12個月內。此次揭露是由Bailey根據LLC提供的資訊進行的。

LLC提供了證據支持其主張。這些證據特別顯示了與Bailey之間的業務關係,以及其購買了型號為F448N-S21R-C-224R-U和F449N-S1R-C-224R-U兩款形狀相同但技術要求不同的LED燈泡。

圖8. 附件4所揭露的型號為F449N-S1R-C-224R-U的LED燈泡[5]

適用CDR7(2)例外規定

就此而言,與無效申請人Lidl的主張相反,LLC所提供圖像的品質足以使EC對所描述的設計進行比較。此外,儘管宣誓書(R7)和證人陳述(R10)的證據價值有限[6],但所提供的資訊已得到其他證據產品的證實,例如採購訂單和相關文件(R11、R13)以及標有日期並顯示該設計的社群媒體摘錄(R8)。因此,EC認為沒有理由懷疑陳述中提供的訊息,Lidl在這方面的主張必須被駁回。

考慮到雙方提供的證據,特別是外觀設計權人LLC與Bailey之間的業務關係,以及在德國Light + Building 2016展會上向公眾展示的產品圖片,EC同意EUIPO無效部門的意見,認為LLC提供了充分的證據,證明第三方Bailey對在先設計D1的揭露是基於LLC在優惠期內於德國Light + Building 2016展會上提供的訊息。因此,適用CDR第7(2)條的例外規定,在先設計D1的揭露不能作為評估系爭設計的新穎性和獨特性的依據。

然而,無效申請人Lidl辯稱,LLC在2016年3月的德國Light + Building 2016展會上揭露的不是系爭設計,而是燈絲路徑不同的燈泡。EU法院進一步聲稱,CDR第7(2)條的例外要求已公開的外觀設計與在後申請的外觀設計必須相同,而考慮到兩項外觀設計之間的差異,該例外不能適用。

首先,EC回顧,正如EUIPO無效部門已經正確指出,CDR第7(2)條揭露例外的適用並不僅限於設計相同的情況,因為它也適用於根據CDR第6條進行的獨特性審查,而該條並不要求相同的先前設計[7]。因此,即使所揭露的外觀設計並不如Lidl所聲稱的那樣完全相同,但只要這些外觀設計傳達了相似的整體印象,就足以適用CDR第7(2)條的例外。

Case- T 6624案中,從雙方提供的證據,尤其是從Lidl提供上述附件4和LLC提供的附件R8中可以清楚看出,在德國Light + Building 2016展會上展示的外觀設計與被訴外觀設計呈現出相同的整體印象。事實上,它們都具有相同的橢圓形狀,頂部有一個小凸起,一個透明玻璃燈泡,一根黃色螺旋形燈絲和一個金色底座。

因此,Lidl基於兩項外觀設計之間所謂的差異而提出的權利要求無關緊要,必須予以忽略。在這方面,為了完整起見,EC同意LLC的意見,即所稱燈泡燈絲形狀的差異可以透過以下事實來解釋:燈泡在附件4和R8中打開,並且發射出的光線會在燈泡玻璃中引起反射。因此,Lidl未提交任何確鑿的證據來挑戰CDR第7(2)條的例外適用於Case- T 6624案的結論。

在先設計D2

然而,Lidl為證明在先設計D2的公開而提交的證據包括兩份分別來自網站http://www.simlighting.comhttps://tplighting.hk的兩段文件摘錄(附件5和6)。

但如EUIPO無效部門所言,Lidl提交的證據未註明日期(無效申請人印刷的日期除外),因此無法表明資訊在網站上發布的時間。因此根據CDR第7(1)條的規定,上述證據和圖片均無法證明網站內容是否在系爭設計提交前已向公眾公開。

圖9. 系爭設計與在先設計D2之比對[8]
另外,提及「紅點獎」和年份「2016」來佐證日期是不足夠的,因為仍沒有提供確切的發布日期。於在先設計的公開不能透過機率或假設來證明,而必須基於確鑿的客觀事實[9],因此,EC不能簡單地假設D2的公開是在系爭設計提交之前進行的。Lidl在上訴程序中未提交任何新證據,也未對受訴決定就一審提交的證據所做的裁定提出異議。因此,EC認定Lidl未能提供在先設計D2公開的證據。

結論

最終,鑑於依據CDR第7條(1)款進行公開是適用CDR第5條和第6條的先決條件,因此無需考慮基於缺乏新穎性或獨特性而提出的無效宣告申請。Lidl提出的無效申請上訴應予駁回。

系列文章:

  1. 2025年歐盟設計新穎性優惠期範圍與適用定調 - 1:新穎性優惠期與介紹Case- T 66/24案判決裁定
  2. 2025年歐盟設計新穎性優惠期範圍與適用定調 - 2:EUIPO無效部門駁回Case- T 6624案無效申請案的決定

備註:

  1. [1] 參見09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 2。
  2. [2] 參見09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 24-26。
  3. [3] 圖片來源:DECISION of the Third Board of Appeal of 27 November 2023,27/11/2023, R 2336/2022-3, LED light bulbs Page : 7 & 9of 19。
  4. [4] 參見14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 24-25。
  5. [5] 圖片來源:DECISION of the Third Board of Appeal of 27 November 2023,27/11/2023, R 2336/2022-3, LED light bulbs Page : 9of 19。
  6. [6] 參見18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 100。
  7. [7] 參見02/05/2011, R 658/2010-3, LEUCHTVORRICHTUNGEN, § 40。
  8. [8] 圖片來源:INVALIDITY No ICD 115 469 Page;.10 of 12。
  9. [9] 參見15/03/2023,-89/22, Chairs, EU:T:2023:132, § 31; 17/05/2018, T-760/16, Baskets for bicycles, EU:T:2018:277, § 42; 27/02/2018, T-166/15, mobile telephone, EU:T:2018:100, § 23-25; 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 24-26。

責任編輯:盧頎

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
學歷: 世新大學法律研究所法學碩士
成功大學工業設計系學士
經歷: 科技部 研發成果管理審查會委員
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作: 《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。

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